作者

欧阳石文北京商专永信知识产权代理事务所

本文针对涉及创造性的审查意见答复，提出重视技术思路的意见陈述。将技术思路融合入三步法的创造性判断中，根据权利要求中的关键技术手段，围绕所解决的技术问题、关键技术手段本身、技术思路以及达到的技术效果进行争辩，尤其就为何采用关键技术手段的依据或理由及产生的效果进行深入分析，以期能够有力的表明发明的创造性，提高意见陈述的说服力。

审查意见答复发明构思关键技术手段技术思路创造性

在发明专利的实质审查过程中，几乎所有的申请文件，审查员都要采用审查意见通知书的方式将实质审查意见告知申请人。如果能够针对审查意见撰写出令人信服的意见陈述，或者对申请文件做出适当的修改，则申请就有可能顺利授权，缩短审查程序或避免被驳回。其中，审查意见中又以创造性审查意见居多，在遵循三步法的创造性判断方法的基础上，更加注重或者有意识地从发明构思（核心是技术思路）的角度来进行意见陈述，能更好的表明发明的创造性所在，提高意见陈述的说服力。这与笔者之前倡导的基于发明技术构思的申请文件撰写的思路相一致（脚注或尾注本人文章），更适合于当前专利审查政策下来论证发明的创造性。

对于创造性审查意见，审查员会引用现有技术对比文件作为证据，申请人需要在引用的对比文件代表的现有技术的基础上，进一步明确本发明的发明构思，尤其是其中的技术思路和相应的关键技术手段。其中，发明的技术思路，即发明人通过逻辑推理分析、抽象思维等运用符合自然规律的思维过程，通常需要运用已知各种技术知识（尤其原理层面）来进行思索、尝试或研发，必要时通过实验才最终得以完成，或者基于所谓的灵感甚至是偶然发现而形成。从形成技术思路至发明的完成过程中，为解决技术问题并获得相应技术效果所采取的实质性和决定性作用的技术手段，称其为关键技术手段，其是发明构思最终得以完成的最直接、最核心的外在体现，是发明背后技术思路的外在表象。

由于审查员通常会指定一篇最接近的现有技术（通常就是对比文件1），并且申请人通常不会否定审查员确定的最接近的现有技术（极个别情况下才需要纠正），因而需要基于该最接近的现在技术来确定本发明的发明构思。如果该最接近的现有技术与发明背景技术相同，则此处确定的发明构思与原始撰写时的发明构思相同；但有些情况下，审查员引用的最接近的现有技术不同于发明背景技术，此时需要重新或者完善发明构思。这是确定后续工作的基础性工作，发明构思确定是否正确，或者是否正确把握发明构思，将直接影响后续意见陈述的说服力。

在上述工作过程中，通常情况下，表征关键技术手段的那些特征（全部或部分）就是权利要求与最接近现有技术的区别技术特征（如果这些特征没有写到独立权利要求中，则需要将其修改到独立权利要求中）。如果初步分析发现这些区别技术特征不是公知常识，或者也没有被审查员引用的其他对比文件所公开，或者表面上被公开，但背后的技术思路不同（即该特征所要起到的作用必然不相同），则有必要进行争辩和答复。如果很明显的没有创造性，则需要考虑是否放弃。

在确定需要答复的情况下，首先考虑权利要求是否需要修改。即看独立权利要求是否体现了技术思路，或者说是否限定了表征关键技术手段的技术特征。如果没有的话，则需要修改独立权利要求，以与发明构思相匹配，为后续的意见陈述提供合理的基础。

接下来就是要考虑如何围绕发明构思来进行意见陈述。在这一步需要以创造性判断的三步法为基础，论述时将关键技术手段背后的技术思路融合在意见陈述中，增强说服力和针对性。在实际论述过程，对于技术思路的陈述（有时还需要将本发明的技术思路与对比文件的技术思路进行比较），可在三步法判断过程的各个环节中予以体现，包括与最接近现有技术进行比较时，可以将本发明与其发明目的，解决的技术问题，背后考虑的技术因素等进行比较看是否存在不同。如果存在不同，甚至可以得出不适合作为发明的起点，即本领域技术人员不可能基于该对比文件而向本发明方向进行改进。

确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题环节（包括区别特征的作用和目的），需要考虑比较技术思路是否存在不同，主要是从采取区别技术特征的原因与对比文件有何不同（最终也体现出区别特征的作用，和达到效果在本发明与在对比文件中的不同）。尤其在判断是否存在结合启示中需要进一步体现技术思路的影响。在争辩不具有结合启示时，可以从本发明与最接近的现有技术的技术思路不同来论述不能结合另外的对比文件的技术方案，或者与另外的对比文件的技术思路不同来论述其不能结合到最接近的现有技术中等。另外，在后续论述发明具有显著的进步时还可以与前面论述的技术思路相呼应，以表明本发明在背后的技术思路的引导下确实获得好的效果，甚至是预料不到的技术效果。

注意，在论述过程中，在确定发明实际解决的技术问题时，需要注意技术问题不能过于宽泛，而必须是采取关键技术手段所能解决的技术问题，并且与技术思路相呼应。而对于获得的技术效果则是由上述关键技术手段所带来的技术效果（不能是断言性的技术效果，而是要具体分析由关键技术手段能够得到所述技术效果，有实验数据的应结合实验结果来说明技术效果）。同样，对于技术效果应当具体明确，要与所采用的关键技术手段相适应，两者具有必然的关联性。最重要的是，需要将发明的技术思路进行合理的表述，尤其要体现与现有技术（主要是引用的对比文件）在思路上的差异或不同，突出强调发明不能由现有技术得到启示。

下面提供几个实例，以阐述根据发明构思来进行创造性意见陈述的思路。其主要目的是提供有意识的运用发明构思（重点是其中的技术思路）的争辩的思路和角度，并不代表所述案例涉及的发明必然具备创造性。

1、根据不同的发明构思类型，需要采取合适的答复策略

由于发明构思有不同的情形，需要根据情况来进行陈述，不能教条的适用三步法。例如，现有技术的印刷设备，在印刷时纸张容易跑偏，但对其背后的原因并不清楚。发明人经过分析和研究，发现造成纸张跑偏的原因是印刷机使用一段时间后其中的一个部件容易产生变形，最终导致了印刷时纸张跑偏。因此，发明人将该部件的材料更换为不易变型的材料而完成发明创造。此时，其中发明构思中的技术思路，应当是发现了产生现有技术缺陷的技术原因。对于该发明，审查员有可能根据事后式判断，认为发明将所述部件的材料更换为公知的不易变型的材料是显而易见的。对于这种情形，在答复是需要重点强调发明构思，即发现纸张跑偏的原因这一点出发进行论述，而不能仅就技术特征（即不易变型的材料）进行争辩，这样有利于被认可具备创造性。

2、基于发明构思进行陈述，有利于提高意见陈述的针对性

通过深入分析发明构思，剖析发明背后的技术思路，有利于提高意见陈述的针对性。而如果就技术特征或其表面的作用来分析，有可能不够深入而针对性不强，因而也不易于令人信服。

某案涉及一种清热祛火的凉茶，包括凉粉草，鸡蛋花，布渣叶，菊花，金银花，夏枯草，甘草，以及甜味剂，其中甜味剂占总量的30重量份。而审查员引用的一篇现有技术是涉及祛火茶，也含有基本类似的组分，但最主要的区别在于该现有技术的甜味剂用量只占总量的5重量份，以及其他各中药组分之间的配比存在区别。审查员认为本发明相对于对比文件1实际解决的技术问题是提供一种口感不同的凉茶。进而认为本领域技术人员知晓，为了能让消费者更容易接受，通常在凉茶中添加甜味剂，根据不同的甜味剂的类型和消费者的口味需求，可以通过常规调整来确定甜味剂的重量份数，因而认为本发明不具备创造性。

申请人答复时，一方面对组分含量的不同进行了争辩，其后重点就口感进行了争辩：认为本申请的口感比对比文件1的要好，并提供了比较数据：“通过实验（具体见实验例1）对其口感进行考察可知，与对比文件1的实验例3进行口感比较，最终结果显示：本发明的实施例提供的凉茶口感清甜有回甘，口感好于对比文件1的实验例3。”但是，通常理解,由于口感主要是甜味剂在起作用，由于本申请的方案甜味剂用量远大于对比文件1中的用量，其甜味显然会更明显。本申请的口感是可以预料的，而申请人的意见陈述并没有提供为何口感好的分析，这样的意见陈述仅仅涉及口感好，并不具有说服力。

但如果能够深入挖掘背后的技术思路，比如发明中有多种中药，其苦味仅通过直接增加甜味剂是掩盖不住的，而需要通过对中药各成分的比例的调节，再结合增加甜味剂才使得口感更佳，此时若能再结合对比实施数据，则意见陈述的说服力将大大增强。

3、基于发明构思进行陈述，有利于提高意见陈述的说服力

基于发明构思中的技术思路，深入分析发明研发过程中背后的考虑因素，对于发明的创造性的成立可能有利。基于此撰写的意见陈述，则更具有说服力。例如某发明涉及用于检测小菜蛾Bt抗性种群及敏感种群的引物对，其上游引物为5’-GAGACATAAGATTCAGATTCCAGT-3’，下游引物为5’-CACACCCACCATATAGAA-3’。审查员引用的对比文件涉及检测Bt抗性和Bt敏感品系的个多态性位点（AFLP），进而认为在知晓Bt抗性和敏感品系的多态性位点的基础上，本发明的引物可以通过常规方法设计得到，因而不具备创造性。对该审查意见答复不仅需要强调引物检测的优点，同时要强调研发过程的考虑因素（以体现出发明的技术思路），这样才更具有说服力而易于被审查员接受。

例如，可以按下述思路陈述意见：发明人通过研究发现在一个小菜蛾Bt抗性种群和一个Bt敏感种群中有一段特殊序列结构，即“TTCT”与“AGA..”交替出现，但这段序列中间的一个位点，敏感种群中序列为“AGA..”，而抗性种群仍然为“TTCT”，保持与“AGA..”的交替。进一步通过采集大量样品，发现在Bt抗性小菜蛾与敏感小菜蛾之间，该序列特征是普遍的现象（如果提供各种群的序列对比图作为佐证则更好），而申请日前现有技术中没有公开这一现象。而基于该特点设计的上述引物，对于小菜蛾Bt抗性种群，可扩增出分子量为bp的特殊DNA条带，而对Bt敏感种群，则不能扩增出任何条带。本发明利用所述引物对小菜蛾进行鉴定，可以根据是否能得到特异片段，直接区分鉴定该小菜蛾是否具有抗性，达到可快速、大批量的早期检测待测小菜蛾的目的，这相对于一般的引物需要区分不同条带大小或对扩增片段测序才能确定小菜蛾是否具有抗性来说，其判断过程更加简便和容易。如此陈述之后，再得出本发明具备创造性的结论，则比较具有说服力。对于该案的情况，如果不对设计引物背后的技术思路进行合理的陈述，则难于与一般引物设计相区别开来，而不易于被审查员接受其创造性。

因为发明的技术思路是解决的技术问题获得的技术效果背后原因，如果能够争辩技术思路不同，则往往能够有力说明对比文件并不能给出技术启示或结合启示。因此，本文提倡基于发明技术构思的创造性审查意见的答复，有利于提高意见陈述的说服力。但其前提是在申请的原始说明书中对发明构思的相关要素尤其是技术思路有一定的描述，这样有利于在答复审查意见时具有更明确的依据。同时，这种意见陈述与三步法的答复思路也并不冲突，只不过在传统的三步法中容易忽略技术思路，或者没有明确围绕技术思路来进行争辩，容易导致就技术特征本身来论述而教条适用三步法，不利于深入透彻的进行陈述而影响其说服力；如果在三步法的判断过程，有意识而合理的融合技术思路的争辩，则更有利于明确双方争议的焦点和得出相对客观的结论，有利于意见陈述的说服力。

[1]欧阳石文.基于发明构思的专利申请文件撰写,专利代理,年第2期.

[2]欧阳石文主编.医药生物领域专利申请撰写及答复技巧,知识产权出版社年.

[3]中国国家知识产权局.专利审查指南（）,知识产权出版社年